不让专利战略输在起点

原创作者：张洪生

 

专利申请、授权与维权是一个战略性和策略性的系统工程。申请文件的撰写布局决定了后续程序的可能性与可操作性。本文重点从时间角度探讨规避可能导致专利战略全盘皆输的策略，供大家参考。

 

（一）新颖性与先申请原则

先申请原则参见专利法第九条，新颖性的概念参见专利法第二十二条和第二十三条。

现有技术影响专利申请的新颖性和创造性，对于符合其他授权条件的两个或多个申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。专利局实质审查中不会审查实际完成发明创造的早晚以及是否已经做出相应产品，而是基于申请日和现有技术（以及抵触申请）审查专利申请的新颖性。

一般尽早申请专利对申请人有利。

 

（二）全程检索的重要性

公开的技术方案都不能再被授予专利权。不充分检索专利文献等现有技术资料，有可能一个课题组的研究内容已经是现有技术或者相对于现有技术没有创造性，再申请专利也会被驳回。

可能某技术方案在科研立项时没有被现有技术公开，在申请专利的时候已经被公开，如果申请之前检索到了这样的与自己申请相似的技术方案，就可以放弃专利申请或者对其进行改进后再申请，提高创造性高度，降低驳回风险。

即使自己的产品不申请专利，也有可能因为侵犯他人有效的专利权而被诉侵权。付出的人力物力将没有回报，甚至被诉赔偿。

在专利申请后，也可进行相关现有技术检索，如果发现了影响新颖性的抵触申请，则可以考虑撤回该申请，放弃对该申请的商业化布局，或者改进技术方案后要求在先申请优先权而进行在后申请（仅限在可要求优先权的期限内能够完成技术改进和申请文件准备的情况）。

要有现有技术和自己专利申请的时间观念，让自己的专利申请不要输在起跑线。

 

（三）不要先发文章后申请专利

发表的论文公开后，就构成用于评价专利申请新颖性和创造性的现有技术。

在没有请求不公开的情况下，硕博士毕业论文就会在数据库公开，也构成现有技术。

毕业论文答辩也具有技术公开的风险，比如，无保密意识把答辩的PPT上传到自媒体。

赢得荣誉失去市场是不划算的行为。可在提交专利申请之后再进行论文投稿、毕业论文答辩等可能导致技术内容公开的活动。

没有主动请求提前公布的发明专利申请一般自申请日起十八个月才公开，如果较早公开对自己的投稿等活动有影响，则建议申请专利的时候不选择提前公布。

实用新型专利申请如果授权一般三到六个月公开。针对专利公开有后续影响的情况，需要合理安排专利申请与其他活动的时间。

 

（四）不要先行政审批后申请专利

有些用于行政审批公示或出版的技术方案，技术标准制定，技术奖项评比等所公开的技术方案，如果其公开日期早于专利申请日，则构成影响相关专利申请新颖性和创造性的现有技术。

建议在这些可能公开了技术方案的活动之前进行专利申请。

 

（五）不要先进行学术/商业交流后申请专利

尽管专利法第二十四条规定了六个月新颖性宽限期。要提醒注意的是，对于非中国政府主办或者承认的展览会上展出或规定之外的会议上发表则不能享有相应新颖性宽限期，而且第（四）点取证维权有难度且成本高。

建议在这些这些学术活动之前进行专利申请。

 

（六）不能无视合作方的泄露风险

开拓性或应用性技术研发与市场运作经常需要合作单位，合作会涉及商业秘密、技术秘密、技术诀窍等方面的沟通。合作之初如果对方恶意利用自己的创意申请专利，需要较大维权成本。如果合作方管理疏忽而不小心公开了技术内容，则相关技术方案丧失了新颖性而使相关专利申请不能授权或者存在巨大的被宣告无效的风险。

建议尽量先申请专利后启动合作。

 

（七）不要先销售后申请专利

销售公开会影响相关技术的新颖性和创造性，审查员一般只检索书面公开的技术方案，但是无效宣告请求人经常搜集销售公开的证据。就算已经生产有了库存还没有公开销售的时候申请专利也是有风险的，难免在保管等环节某些人有意无意的泄露，甚至有竞争对手的窃取。

建议尽早申请专利，用法律来保护自己。

 

（八）按需请求提前公布发明专利申请

对于发明专利申请，一般申请日起十八个月公开其申请文件，如果申请日请求实质审查与提前公布，一般申请后的两三个月就公布。

有一些申请人为了尽早拿到专利审查结果等原因选择申请提前公布，但提前公布会给申请人带来下文所述不利情况。

提前公布就让竞争对手更早地知道自己的专利布局，不利于暂时保密。

有的技术方案还没有想好申请专利还是作为技术秘密而保密，或者还有待改进，可以选择申请专利而不选择提前公布，在申请日起的十八个月之内，根据技术改进情况、市场需求情况等因素，选择等待实质审查或者主动撤回申请而保密。

提交专利申请之后13个月（错过了要求优先权改进在后申请的时机）发现专利申请的重大缺陷或者有了后续改进，在没有申请提前公布的情况下，可以选择撤回在先申请（未公开），针对改进后的技术方案申请专利，如果申请了提前公布，则在先申请作为接近的现有技术，会影响改进技术方案申请专利的创造性，不申请提前公布会增加可选择的空间。

 

（九）妙用优先权策略

尽早申请专利的同时，也要考虑尽量不要让抢早申请而影响专利授权希望，保护的内容，保护的范围，市场布局等方面。

优先权的概念参见现行专利法第二十九条，通俗地说，申请人可以在一个发明或者实用新型申请（在先申请）的申请日后12个月内，就相同的主题，要求在先申请的优先权，重新申请专利（在后申请）。在后申请的记载在在先申请中的技术方案可以享有在先申请的优先权，享有在先申请的申请日，没有记载在在先申请中的技术方案不能享有优先权，在后申请日期为其申请日。经常通过优先权制度来完善专利申请文件。

如果合作研发的时候只有一些预实验结果，学术交流的时候还需要一些后续的验证实验，硕士毕业时还有重要的其他方面的实验数据要做……，可以用不充分成熟的技术方案先申请专利（在先申请），十二个月之内再用成熟后改良和/或增加了内容的方案要求优先权申请新的专利（在后申请）。同仅仅有在后申请方案的单个申请相比，其记载在在先申请中的技术方案的申请日是提前的，如果有其他在在先申请和在后申请日期之间公开的现有技术，就不能用来评价在先申请中所记载的技术方案的新颖性和创造性，如果在后申请是补充支持在先申请技术方案的可行性数据和有效性数据，那一般都能充分享有优先权。利用优先权策略，可以把一部分技术方案申请日往前推。

在上文所述需要尽早申请的时候，如果技术方案暂不完善，可以先提交含有核心技术方案的在先申请，再在优先权期限内把更完善的技术内容补充到在后申请当中。

宁残不晚为兜底，继续完善争新机，肉烂在锅里是自己的，鸟飞走了是别人的。利用优先权制度就规避了一些泄露技术方案的风险，也给合作谈判争取到一些主动权。

 

（十）现行中华人民共和国专利法相关规定

第九条　同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

 

第二十二条　授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

 

第二十三条　授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

 

第二十四条　申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；

（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

 

第二十九条　申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。